De geur van succesvolle parfums geimiteerd
HvJ EG, 10 februari 2009, conclusie A-G Mengozzi in zaak C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie en Laboratoires Garnier & Cie tegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd. (verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) om een prejudiciële beslissing).
Vergelijkende reclame. Gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten. Deze lijsten betreffen i.c. een vergelijk tussen tussen de geur van relatief zeer goedkope parfums en een met de merknaam aangeduid luxeparfums (Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa). Dat de geuren van de goedkope parfums lijken op die van de bekende luxeparfums is geen toeval, de imitatie van de geur is een doelbewuste keuze van de fabrikant.
Na analyse van O2, Arsenal, Céline, Adam Opel is de conclusie van de A-G dat het toch weer vooral de omstandigheden van het geval zijn, die bepalen of dat mag of niet. Het mag, tenzij.
Lees gehele conclusie hier.
Conclusie: “112. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England & Wales) te beantwoorden als volgt:
1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk.
2). Artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, dient aldus te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkingslijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het betrokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewerkt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is.
3) Artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, dient aldus worden uitgelegd dat:
– reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en
– reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een belangrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een – eventueel bekend – merk beschermd product.
4) Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dient aldus te worden uitgelegd dat:
– wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze overeenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden – die niet in het voordeel zelf kan bestaan – of, wanneer het gebruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is;
– dat het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat."
