Dip & Smeer’m maakt zelfde totaalindruk als HEKS’NKAAS

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 maart 2020, IEF 19081, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann) Kort geding. Inbreuk op verpakkingsmerk, art 2.1. BVIE, art 2.20 lid 1 sub b BVIE. Kühlmann, een Duitse producent van levensmiddelen, mag de Dip & Smeer’m smeerdip die zij in opdracht van supermarktketen Jumbo heeft ontwikkeld in de huidige verpakking niet meer produceren en verkopen. De verpakking van deze smeerdip maak inbreuk op het verpakkingsmerk van Heksenkaas BV voor de HEKS’NKAAS smeerdip. De verpakking van de Dip & Smeer’m maakt vanwege diverse overeenstemmende elementen dezelfde totaalindruk, waardoor bij het winkelend publiek verwarring tussen beide producten kan ontstaan.

Dat verwarringsgevaar is in dit geval groter, omdat uit marktonderzoeken blijkt dat circa 50 procent van de respondenten de HEKS’NKAAS verpakking zonder het woordmerk HEKS’NKAAS daarop zichtbaar weergegeven, heeft herkend. Er moet dus worden aangenomen dat die verpakking een grote bekendheid geniet bij het publiek. Kühlmann overschrijdt met de verpakking van de Dip & Smeer’m smeerdip de grens van het toelaatbare. Aannemelijk is dat Kühlmann dat niet zonder bedoeling heeft gedaan, maar bewust heeft willen profiteren van het succes van de HEKS’NKAAS smeerdip op de markt.

4.8. Het standpunt van Kühlmann dat het woordelement Dip & Smeer’m op de verpakking zo dominerend is dat de totaalindruk van de verpakking van de Dip & Smeer’m smeerdip totaal anders is dan die van het verpakkingsmerk van HEKS’NKAAS en dat van verwarring tussen beide verpakkingen aldus geen sprake kan zijn, kan niet worden gevolgd. Uit het Thomson Life-arrest (HvJ EG 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594, IER 2006/21 (Thomson Life)) moet worden afgeleid dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek achterlaat in bepaalde omstandigheden door één of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. Kühlmann heeft in het kader van dit kort geding echter onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat zich thans die situatie voordoet met het woordelement Dip & Smeer’m. In de zaak HvJ EG 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420, IER 2008/80 (Aire Limpio)) is geoordeeld dat als een woordelement deel uitmaakt van een beeldmerk, dat nog niet noodzakelijkerwijs het dominerende bestanddeel van het geheel hoeft te zijn. Aangenomen moet worden dat datzelfde geldt voor een verpakkingsmerk. Om een dergelijke dominerende rol voor het woordelement Dip & Smeer’m te kunnen aannemen, had Kühlmann meer moeten aanvoeren dan zij thans heeft gedaan. Dat geldt te meer nu het woordelement Dip & Smeer’m zuiver beschrijvend moet worden geacht als aanduiding voor een product dat als smeerdip in de markt bekend staat en derhalve niet vanzelfsprekend als dominerend/opvallend element kan worden aangemerkt. Geconcludeerd moet daarom worden dat het woordelement Dip & Smeer’m het aanwezig geachte verwarringsgevaar tussen beide verpakkingen bij het relevante publiek niet absorbeert.

4.9. Bij deze stand van zaken moet worden geoordeeld dat Kühlmann de grens van het toelaatbare met de verpakking van de Dip & Smeer’m smeerdip heeft overschreden. Aannemelijk is dat dat niet zonder bedoeling zal zijn geweest, omdat Kühlmann betrekkelijk eenvoudig de verschillende elementen van de verpakking van de Dip & Smeer’m smeerdip in een andersoortige kleurstelling en/of op andere wijze grafisch had kunnen weergeven. Daarvoor had Kühlmann ook kunnen kiezen zonder in dat geval afbreuk te doen aan de functionaliteit en aantrekkelijkheid van de verpakking van haar smeerdip. De vordering strekkende tot veroordeling van Kühlmann om kort gezegd iedere handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op het verpakkingsmerk van Heksenkaas B.V. te staken en gestaakt te houden zal om de hiervoor genoemde redenen worden toegewezen. Heksenkaas B.V. heeft bij toewijzing een spoedeisend belang, omdat de verhandeling van de Dip & Smeer ‘m smeerdip in de huidige verpakking aanmerkelijk afbreuk zal kunnen doen aan het bedrijfsdebiet van Heksenkaas B.V. Ook de vordering strekkende tot het verstrekken van informatie over de productie, voorraad, verkoop en bruto-winst van de Dip & Smeer’m verpakking zal als onweersproken worden toegewezen om zo Heksenkaas B.V. in staat te stellen haar eventueel door de inbreuk geleden schade te kunnen bepalen. De gevorderde dwangsommen zullen op de voet van artikel 611a Rv eveneens worden toegewezen.