Inbreuk op HAVAIANAS-merken

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2020, IEF 19495, RB 3446; ECLI:NL:RBDHA:2020:10155 (Alpargatas tegen ASW & Ostoy) ­Merkenrecht. Kort geding. Alpargatas produceert teenslippers en is houdster van het Uniewoordmerk 'HAVAIANAS'. ASW exploiteert onder meer de Kruidvat. Ostoy verkoopt en levert producten aan de Kruidvat-winkels. ASW heeft in de Kruidvat-winkels teenslippers verkocht waarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht en heeft daarvoor geadverteerd met gebruik van die merken. Alpargatas stelt dat ASW en Ostoy inbreuk op de HAVAIANAS-merken hebben gemaakt op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo door het zonder toestemming van Alpargatas invoeren en/of verder verhandelen van van buiten de EER afkomstige teenslippers waarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht. Het beroep op uitputting door ASW moet als onvoldoende onderbouwd worden verworpen, zodat voorshands sprake is van inbreuk op de merkenrechten van Alpargatas. Ten aanzien van Ostoy wordt eveneens geoordeeld dat zij door de invoer en verhandeling van de HAVAIANAS-slippers inbreuk heeft gepleegd. De verbodsvorderingen van Alpargatas worden derhalve toegewezen.

Inbreuk en uitputting
(…)
4.11. Voor zover ASW HAVAIANAS slippers verkoopt dan wel heeft verkocht die niet uit de Sanda-partij afkomstig zijn, geldt het volgende. Ook ten aanzien van deze producten geldt dat, nu daarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht, Alpargatas ASW in beginsel op grond van artikel 9 lid 2 UMVo kan verbieden ten aanzien van deze producten voorbehouden handelingen te verrichten. Dat kan anders zijn indien ASW een beroep op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo toekomt. In het kader van een bodemprocedure is het uitgangspunt dat de merkhouder die zich beroept op artikel 9 lid 2 sub a UMVo dient te stellen en zonodig bewijzen dat sprake is van gebruik van een aan het merk gelijk teken voor waren of diensten gelijk aan die waarvoor het merk is ingeschreven. De partij die zich vervolgens op uitputting beroept, moet in beginsel het bewijs leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht5, waarbij geldt dat deze toestemming betrekking dient te hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd⁶. Op de uitzondering op deze bewijslastverdeling, te weten het geval waarin de derde er in slaagt aan te tonen dat bij toepassing hiervan een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU⁷ verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen, heeft ASW geen beroep gedaan, zodat deze niet aan de orde is. In kort geding – waarin voor bewijslevering geen plaats is – dient ASW dan ook voldoende aannemelijk te maken dat haar beroep op uitputting in een bodemprocedure zal slagen.

Verbod
4.18. Het voorgaande betekent dat de verbodsvordering in 3.1 onder 1 zal worden toegewezen als in het dictum vermeld. Om ASW in de gelegenheid te stellen aan het verbod te voldoen en om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen ASW de inbreuk dient te staken worden bepaald op 48 uur na betekening van dit vonnis.

Inbreuk
4.37. Tussen partijen is niet (meer) in geschil dat Ostoy door de import en verdere verhandeling van de door haar van Global Distribution ontvangen en aan ASW geleverde HAVAIANAS slippers inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Alpargatas. Ostoy heeft wel betwist dat zij door de uitvoer van de HAVAIANAS slippers naar Colombia opnieuw merkinbreuk heeft gepleegd. Zij stelt dat de uitvoer in de onderhavige specifieke situatie niet valt onder uitvoer als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c UMVo. Daargelaten of Ostoy haar stellingen in dit verband voldoende heeft onderbouwd, kan in het midden blijven of in dit geval sprake is van door de merkhouder op grond van artikel 9 lid 3 sub c UMVo te verbieden uitvoer van waren onder het merk. Naar voorlopig oordeel heeft Ostoy immers door de invoer en verhandeling van de van Global Distributions afkomstige HAVAIANAS slippers inbreuk gepleegd, terwijl Alpargatas nog steeds (spoedeisend) belang heeft bij een verbod (zie hiervoor onder 4.36).

Verbod
4.38. De verbodsvordering zoals genoemd in 3.1 onder 1 komt gelet op het voorgaande voor toewijzing in aanmerking. Voor de duidelijkheid overweegt de voorzieningenrechter dat het inbreukverbod ziet op iedere inbreuk op de HAVAIANAS-merken. Voorts zal in het dictum de gevorderde verbijzondering worden opgenomen met betrekking tot ‘Inbreukmakende Producten’. Met Inbreukmakende Producten zal hierna (in de overwegingen en het dictum) worden bedoeld teenslippers voorzien van de HAVAIANAS merken die niet door of met toestemming van Alpargatas in de EER in het verkeer zijn gebracht. Ter voorkoming van executieproblemen zal de termijn worden gesteld op 24 uur na betekening van dit vonnis. Aan het verbod zal een gematigde en gemaximeerde dwangsom worden verbonden zoals in het dictum vermeld. Voor zover het gaat om schoeisel dient in het dictum onder ‘per product’ waarvoor een dwangsom wordt verbeurd een paar te worden verstaan.