Portakabin’, ‘portacabin’, ‘portokabin’, …
Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 januari 2008, HA ZA 06-1854, Portakabin Limited c.s. tegen Primakabin B.V.
Wel gemeld, nog niet samengevat. Merkgebruik in gesponsorde koppeling (advertentie). Het door Primakabin tegen betaling opgeven van het woordmerk PORTAKABIN als zoekwoord in een internetzoekmachine (via het advertentieprogramma Google AdWords) is toegestaan voor zover het zoekwoord wordt gebruikt om de door Primakabin aangeboden tweedehands PORTAKABIN-producten onder de aandacht te brengen.
Portakabin en Primakabin produceren en verhandelen verplaatsbare cabines (o.a. bouwketen en andere mobiele bouwsystemen). Gedaagde Primakabin verhuurt en verkoopt naast haar eigen cabines tevens gebruikte cabines van haar concurrent Portakabin. Bij het adverteren via internet maakt Primakabin gebruik van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma’s zoals Google zogenaamde ‘adwords’ op te geven, zodat bij het intikken van het woord ‘portakabin’, of varianten daarop, in de zoekmachine een gesponsorde koppeling verschijnt boven of naast de (‘gewone’) zoekresultaten. Eiseres Portakabin vordert onder meer een verklaring voor recht dat Primakabin merkinbreuk pleegt door het koppelen van de zoekwoorden aan eigen advertenties met als kop “Nieuwe en gebruikte units” en “gebruikte portakabins”.
De rechtbank stelt vast dat de adwords door Primakabin worden gebruikt in het kader van reclame voor door Primakabin verhandelde producten en dat het gebruik van de adwords valt onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primakabin beroept zich op uitputting van de merkrechten van Portakabin (2.23 lid 3 BVIE). De rechtbank volgt dit standpunt aan de hand van het HvJ EG-arrest BMW/Deenik. Het staat Primakabin volgens de rechtbank in beginsel vrij om het merk PORTAKABIN te gebruiken om reclame te maken voor haar handel in gebruikte PORTAKABIN-producten, mits (i) de reclame betrekking heeft op die PORTAKABIN-producten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde reden voor Portakabin oplevert om zich daartegen te verzetten.
Ten aanzien van de gesponsorde koppeling (de advertentie) met als titel “Nieuwe en gebruikte units” maakt de rechtbank onderscheid tussen het gebruik van het merk PORTAKABIN als adword voor gebruikte Portakabin cabines die Primakabin zélf verhandelt en het gebruik daarvan voor haar handel in nieuwe cabines, waaronder die van Primakabin zelf. Volgens de rechtbank trekt Primakabin met het merk van Portakabin c.s. aandacht voor producten die concurreren met de cabines van Portakabin c.s., terwijl Primakabin de titel van de gesponsorde koppeling eenvoudig had kunnen toespitsen op de PORTAKABIN-producten. Primakabin heeft volgens de rechtbank immers zelf aangegeven de adwords uitsluitend te willen gebruiken voor PORTAKABIN-producten. “Door het gebruik van de adwords in combinatie met een advertentie met die titel heeft Primakabin derhalve meer voordeel uit de repuatie en het onderscheidend vermogen van het merk van Portakabin c.s. getrokken dan nodig was om Primakabins tweedehands handel in Portakabin producten te verzekeren.”
Over de gesponsorde koppeling met als titel “gebruikte Portakabins” oordeelt de rechtbank dat dit toelaatbaar is om tweedehands PORTAKABIN-producten aan te bieden. Het bezigen van de meervoudsvorm ‘portakabins’ is niet ongeoorloofd “aangezien het ook gebruikelijk is - zoals Primakabin heeft aangevoerd – een aantal auto’s van het Renault aan te duiden met Renaults, hoewel Renault niet kan worden geacht tot soortnaam verworden te zijn”.
De rechtbank acht het toelaatbaar dat de hyperlink die is opgenomen in de gesponsorde koppeling verwijst naar de homepage van Primakabin. Niet nodig is dat er een deeplink wordt gebruikt naar de subpagina van de website waarop de PORTAKABIN-producten worden aangeboden.
Een – overigens – ander geschilpunt tussen partijen in deze procedure betreft het door Primakabin verwijderen van de merkstickers van de gebruikte Portakabin cabines. De rechtbank is van oordeel dat dergelijk gebruik niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik en derhalve kan van merkinbreuk geen sprake zijn.
Het vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage heeft geleid tot commentaar. Lees hier de bespreking van Tjalling Hylkema (bron: SOLV) en hier die van Debbie Schelvis (bron: De Gier Stam).
Lees het vonnis hier. Lees het bericht over het arrest van het hof Amsterdam hier
