Chipproducent Infineon maakt inbreuk op merkrechten NXP

Hof Den Haag 30 april 2019, IEF 18431, Rb 3305; ECLI:NL:GHDHA:2019:897 (NXP tegen Infineon) Merkenrecht. Inbreuk. Vergelijkende en misleidende reclame. NXP en Infineon zijn beide producent van computerchips. NXP heeft een aantal merkrechten van het merk MIFARE. Infineon verhandelt chips met de aanduiding ‘Mifare compatible’. De rechtbank heeft de vorderingen van NXP afgewezen (zie IEF 16733). In hoger beroep heeft Infineon allereerst aangevoerd dat het merk MIFARE nietig is. NXP heeft echter aangetoond dat MIFARE wel degelijk als merk wordt gebruikt en zelfs een bekend merk is. Daarna komt de inbreuk aan bod. Infineon betoogt dat er geen sprake is van inbreuk nu zij stelt toestemming te hebben. Deze toestemming weet zij echter niet voldoende aan te tonen. Het verweer dat het merk enkel als beschrijvende verwijzing wordt gebruikt, slaagt niet. Ook komt niet vast te staan of de gebruikte aanduiding omtrent compatibiliteit juist is. NXP heeft verder gesteld dat er sprake is van onrechtmatige reclame. Deze grief slaagt nu er producten worden vergeleken, waarbij de producten van NXP als inferieur worden afgeschilderd. Infineon wordt veroordeeld in de proceskosten.

18. NXP heeft, ook met documentatie, uitvoerig onderbouwd dat MIFARE als merk wordt gebruikt en herkend door het relevante publiek in in ieder geval de Europese Unie en de Benelux. De door Infineon overgelegde producties bevestigen dat MIFARE daar een bekend merk is (zie ook hiervoor in 14). Onbetwist is dat NXP met haar MIFARE chips wereldwijd marktleider is en dat zij met haar MIFARE merken wereldwijd een marktaandeel van circa 80% heeft op het gebied van vervoersbewijzen en 50% op het gebied van toegangsbeheer. NXP stelt ook onbetwist dat iedere afnemer van dit soort producten de MIFARE merken kent. Tezamen genomen is daarmee naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat het merk MIFARE, voor zover het niet van huis uit onderscheidend vermogen zou hebben, onderscheidend vermogen heeft verkregen ten tijde van het instellen van de nietigheidsvordering alsook op het moment waarop dit arrest wordt gewezen. Het hof is van oordeel dat tegenover al hetgeen NXP in dit verband heeft naar voren heeft gebracht, Infineon onvoldoende heeft aangevoerd om tot een ander oordeel te komen. 

27.  Dit baseert zij in de eerste plaats op een samenwerkingsovereenkomst uit 1994 tussen Mikron (later Philips, thans NXP) en Siemens (voorganger van Infineon). Deze overeenkomst is in 2001 beëindigd, maar op grond van de uitloopregeling in art. 14 lid 1 van deze overeenkomst heeft zij het recht behouden het merk MIFARE te gebruiken, aldus Infineon. NXP betwist dit onder verwijzing naar de change of control bepaling in art. 1.7 van de overeenkomst. Op grond van deze bepaling zijn dochterondernemingen van Siemens enkel gelicentiëerd zolang Siemens een meerderheidsbelang houdt ‘und zwar 50 lange, wie diese Beteilung besteht’. Toen de halfgeleiderafdeling van Siemens zich in 1999 afsplitste en zelfstandig verder ging als Infineon, is deze overeenkomst dus geëindigd en dat betekent dat Infineon daar geen rechten meet aan kan ontlenen, aldus NXP. 

Gelet op deze gemotiveerde betwisting door NXP, waar Infineon niet op is ingegaan, heeft Infineon haar stelling dat zij op grond van deze overeenkomst nog steeds gerechtigd is het merk MIFARE te gebruiken, onvoldoende onderbouwd. Daar komt bij dat Infineon niet heeft duidelijk gemaakt of en waarom art. 14.1 in die situatie van toepassing zou zijn (‘Im Falle einer Beeindigung dieses Vertrages gemäss Ziffer 11, 12 oder 13 durch Siemens…’)

35.  Het verweer dat Infineon het teken uitsluitend als beschrijvende verwijzing gebruikt, kan niet slagen. Zoals hiervoor overwogen heeft NXP, ook met documentatie, uitvoerig onderbouwd dat het relevante publiek MIFARE als merk herkent6; Infineon heeft dat onvoldoende gemotiveerd bestreden. Aangenomen moet dus worden dat Infineon het teken als merk gebruikt. 

50. Uit het voorgaande volgt dat de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name ‘Mifare compatible’) niet is komen vast te staan. Dat betekent dat Infineon zich reeds daarom niet kan beroepen op art. 2.23 lid 1 sub c BVW en art. 14 lid 1 sub c UMVo. Dit betekent ook dat geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in deze bepalingen. 

60. Met NXP is het hof van oordeel dat Infineon in deze uitlatingen haar eigen producten vergelijkt met alle MIFARE (compatible) producten waarbij laatstgenoemde als inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd. In de eerste mededeling wordt de boodschap uitgedragen dat ‘existing Mifare compatible systems’ — dus: alle bestaande MIFARE (compatible) producten — minder geavanceerd zijn dan Infineons ‘CIPURSE securitv based on AES 128’. Datzelfde gebeurt in de tweede mededeling, waarbij ook nog ‘existing nonsecure or systems using Mifare compatible technology’ — dus: bestaande onveilige en alle systemen die gebruiken maken van MIFARE (compatible) technologie — op én hoop worden geveegd en worden geplaatst tegenover Infineons ‘more advanced, state of the art and future security proven architecture such as the Open Standard CIPURSE’. Dergelijke reclame-uitlatingen zijn alleen geoorloofd indien zij voldoen aan de daaraan te stellen voorwaarden waaronder de -voorwaarde dat de mededeling juist is. De bewijslast ter zake van de juistheid rust op Infineon (art. 6:195 BW).