Naar aanleiding van een groot aantal klachten over een televisiecommercial voor Allsecur autoverzekeringen heeft de RCC uit deze klachten drie klachten geselecteerd, die als representatief voor alle ingediende klachten kunnen worden beschouwd. Deze klachten zijn door de Commissie behandeld op 10 februari 2009.

De bestreden reclameuiting betreft een televisiecommercial voor een autoverzekering waarin verschillende personen te zien zijn die van daken van hoge gebouwen afspringen. In de commercial wordt onder meer gezegd; 'Het afsluiten van een autoverzekering voelt vaak als een sprong in het diepe. Kijk en vergelijk op allsecur.nl. Dan weet je zeker dat je goed terecht komt.' Aan het einde van de commercial is te zien dat de personen die van de daken sprongen landen op een grote berg zachte kussens.

Klacht 1: De reclame zet aan tot zelfmoord en doet denken aan de terroristische aanslagen op 9/11. Dit is schokkend en nodeloos kwetsend en een bedreiging van de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid. Lees klacht hier.

Klacht 2: De reclame zet aan om van gebouwen te springen en is daarom een bedreiging van de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid, alsook misleidend en niet geschikt voor kinderen zoals bedoeld in artikel 2 aanhef en onder d van de Kinder- en Jeugdreclamecode. Lees klacht hier.

Klacht 3: De beelden in de reclameuiting doen denken aan de terroristische aanslag op de Twin Towers op 9/11 waardoor nabestaanden van slachtoffers hiermee op een onaangename manier worden geconfronteerd. Dit is in strijd met de goede smaak en het fatsoen alsook nodeloos kwetsend. Lees klacht hier.

Inmiddels heeft de Commissie uitspraak gedaan en de klachten afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage, 13 februari 2009, LJN: BH2777 (Pretium Telecom B.V./ TROS)

In dit kort geding tussen Pretium Telecom en de publieke omroep TROS gaat het hoofdzakelijk om de uitzendingen van het tv-programma TROS Radar van 29 september 2008 en 20 oktober 2008 en een internetcolumn van de presentatrice. In de uitzending van 29 september 2008 zijn beelden getoond van een cursus bij een callcenter dat telefonisch klanten werft voor Pretium. Deze beelden zijn opgenomen met een verborgen camera. In de uitzendingen en de internetcolumn staan twee verwijten op de voorgrond: allereerst dat consumenten zich overrompeld, overvallen en misleid voelen door de wijze waarop zij door Pretium worden benaderd en in de tweede plaats dat Pretium zich met name richt op kwetsbare consumenten, ouderen in het bijzonder. Volgens Pretium heeft de TROS een onjuist en misleidend beeld geschetst, zodat de uitingen volgens haar onrechtmatig zijn.

3.5. Bij de hier beschreven botsing van belangen komt grote betekenis toe aan het antwoord op de vraag of de verwijten waargemaakt kunnen worden of - op zijn minst genomen - op goede gronden voor waar kunnen worden gehouden. In de uitzendingen van Tros Radar van 29 september 2008 en 20 oktober 2008 en de internetcolumn van [AH] staan in de kern twee verwijten op de voorgrond: allereerst dat consumenten zich overrompeld, overvallen en misleid voelen door de wijze waarop zij door Pretium worden benaderd en in de tweede plaats dat Pretium zich met name richt op kwetsbare consumenten, ouderen in het bijzonder.

3.6. Ten aanzien van het eerste verwijt is de conclusie in dit kort geding dat de Tros aannemelijk heeft gemaakt - in een mate die in een kort geding voldoende is te achten - dat zij hiervoor goede gronden heeft. In de door haar getoonde beelden, opgenomen met een verborgen camera, is te zien hoe nieuwe callcentermedewerkers worden getraind om telefonisch abonnees voor Pretium te werven. [....].

3.7. Anders ligt dit met het (tweede) verwijt, te weten dat Pretium zich met name richt op kwetsbare consumenten, ouderen in het bijzonder. De ernst van dit verwijt, dat op allerlei wijzen in de uitzendingen doorklinkt, maakt dat hiervoor duidelijke aanwijzingen moeten bestaan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de Tros er niet geslaagd deze in voldoende mate aannemelijk te maken. Pretium heeft gemotiveerd en met klem betwist dat zij in ouderen een gemakkelijke prooi ziet voor de verkoop van haar diensten. De Tros heeft tegenover dit verweer onvoldoende documenten overgelegd ter onderbouwing van haar aantijgingen op dit punt, en zij heeft deze ook overigens niet in voldoende mate aannemelijk gemaakt. Zo is de in de uitzending te beluisteren vraag/opmerking van de undercovermedewerker "Heb jij ook alleen maar ouderen aan de lijn, of niet? Alleen maar ouderen, hè?" bepaald te suggestief; een voldoende feitelijke grondslag hiervoor ontbreekt. De beschikbare documentatie wijst uit - de Tros heeft dit ook niet weersproken - dat deze medewerker ten tijde van de opname van het bewuste fragment van zijn negen telemarketinggesprekken er slechts één met een oudere persoon heeft gevoerd. Ook de lengte van de voicelog blijkt in werkelijkheid gemiddeld veel langer te zijn dan twintig seconden, zoals de Tros herhaaldelijk heeft beweerd, namelijk tussen de één en anderhalve minuut. Daarnaast staat vast dat Pretium als enige telecommunicatiebedrijf een coulanceregeling voor ouderen boven de 72 jaar in het leven heeft geroepen. De slotsom is dan ook dat hier het belang dat de Tros voorstaat, moet wijken voor het belang van Pretium.

3.8. Op grond van het voorgaande is de vordering toewijsbaar op onderdeel I ten aanzien van de internetcolumn, waarin de bejegening van ouderen en de duur van de voicelog een prominente plaats innemen, en op de onderdelen II, III, IV en VIII, een en ander op de hierna te vermelden wijze en met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen. Ten aanzien van de voorbeeldbrief op www.trosradar.nl wordt overwogen dat deze brief consumenten onmiskenbaar aanzet tot het beëindigen van hun contract met Pretium, naar ook blijkt uit de door laatstgenoemde overgelegde, veelal onaangepaste standaardbrieven. Voor deze verregaande oproep van Tros Radar bestaat evenwel onvoldoende aanleiding. Het plaatsen van deze modelbrief op de website is in de gegeven omstandigheden onzorgvuldig tegenover Pretium en daarmee onrechtmatig. De Tros is daarom gehouden de voorbeeldbrief van haar website te verwijderen.

3.9. De vordering faalt voor het overige. Het verwijderen van de uitzendingen zoals gevorderd in onderdeel I, voert te ver; de gewraakte uitzendingen zijn een historisch feit en belangrijke delen van deze uitzendingen zijn niet onrechtmatig. De gevorderde rectificatie in landelijke dagbladen (onderdeel V) zal ook worden afgewezen, nu de toe te wijzen rectificaties toereikend worden geacht. Hetgeen in 3.7 is overwogen, is onvoldoende aanleiding voor sluiting van de forumpagina's over Pretium op www.trosradar.nl, zodat onderdeel VI zal worden afgewezen. Ook voor toewijzing van onderdeel VII bestaat geen grond; een dergelijk algemeen verbod tast de vrijheid van meningsuiting van de Tros ontoelaatbaar aan, nu zij bij nieuw aan het licht gekomen feiten zich tegenover derden moet kunnen uiten over Pretium.

3.10. De toe te wijzen onderdelen van het gevorderde zullen worden versterkt met een beperkte en gemaximeerde dwangsom. Verder zal worden bepaald dat deze vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

Lees uitspraak hier.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte vorige week bekend dat financiële ondernemingen vanaf 1 april hun reclames over krediet op tv, radio, internet en in gedrukte media moeten voorzien van de waarschuwing: Let op! Geld lenen kost geld.

Deze tekst moet consumenten bewust maken van de kosten en risico’s van lenen. De AFM meent deze waarschuwing verplicht te moeten stellen bij reclames voor krediet.

De AFM bericht; "De aanpassing van de Nadere Regeling Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Nrgfo) bevat de regels voor het opnemen van een waarschuwingszin- en symbool in reclame uitingen voor krediet. Deze waarschuwing is verplicht voor alle kredietreclames op televisie, radio, internet en in gedrukte media. Uitgezonderd zijn reclames voor hypothecaire kredieten wanneer er in de reclame geen relatie met een ander bestedingsdoel wordt gelegd dan de verwerving van de eigen woning.

De waarschuwing (de combinatie van zin en symbool) mag niet zelf worden vormgegeven, er moet gebruik gemaakt worden van het materiaal van de AFM."

Lees hier het persbericht van de AFM.

Het kabinet moet snel met maatregelen komen om reclame voor ongezonde voedingsmiddelen voor kinderen tot twaalf jaar te verbieden. Daarvoor pleit de Consumentenbond in een brief die de organisatie woensdag stuurde naar de ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ab Klink (Volksgezondheid).

Bron: Adformatie

Lees hier meer.

Rechtbank Amsterdam, 15 oktober 2008, LJN: BH2974, Hema B.V. tegen 
Hans Textiel B.V.

Auteursrecht folders, ontbrekende stukken. In geschil of met folders van HANS inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van HEMA, dan wel of de folders van HEMA slaafs worden nagebootst door HANS.

Nadat eisende partij verschillende malen in de gelegenheid is gesteld originele folders te overleggen en gedaagde partij daartoe verzocht is, wordt op basis van kopieën uitspraak gedaan over de vordering inzake gestelde auteursrechtinbreuk. Geconcludeerd wordt dat de folders niet eenzelfde totaalindruk maken. “Weliswaar moet HEMA worden toegegeven dat elementen uit de folders overeenstemmen, met als in het meest oog springende punt het gebruik van de prijsaanduiding in rode vette letters voorafgegaan door het woordje nù, maar deze elementen raken in de folder dusdanig ondergesneeuwd door andere stijlelementen dat de totaalindruk blijft dat twee zeer verschillende bedrijven en verschillende producten worden aangeprezen.”

2.1 (…) Bij akte na tussenvonnis heeft HEMA laten weten dat zij de folders ter comparitie had overgelegd en niet langer over originele folders van HANS beschikt. Op haar verzoek is bij tussenvonnis van 21 mei 2008 HANS gelast, zo mogelijk, de originele inbreukmakende folder(s) over te leggen. Voor zover HANS daartoe niet in staat zou zijn, heeft HEMA de rechtbank verzocht op basis van de in het dossier wel aanwezige folders en kleurenkopieën van folders vonnis te wijzen. HANS heeft bij akte na tussenvonnis laten weten niet langer over de bedoelde folders te beschikken en derhalve niet in staat te zijn deze te overleggen. (…).

2.3. De rechtbank stelt vervolgens vast dat de vraag of HANS inbreuk maakt op het auteursrecht van HEMA, dan wel haar folders slaafs nabootst, beoordeeld dient te worden aan de hand van de zich in het dossier bevindende producties. (…) De rechtbank herhaalt dat van alle folders die ter comparitie zijn getoond geen exemplaren in het dossier aanwezig zijn. Ook bevinden zich geen producties bij de pleitnota in het dossier. Zoals verzocht door HEMA, zal de rechtbank op basis van deze zich wel in het dossier bevindende producties uitspraak doen.

2.4. Op basis van deze stukken kan niet geoordeeld worden dat de totaalindruk die de folders maken hetzelfde is. Weliswaar moet HEMA worden toegegeven dat elementen uit de folders overeenstemmen, met als in het meest oog springende punt het gebruik van de prijsaanduiding in rode vette letters voorafgegaan door het woordje nù, maar deze elementen raken in de folder dusdanig ondergesneeuwd door andere stijlelementen dat de totaalindruk blijft dat twee zeer verschillende bedrijven en verschillende producten worden aangeprezen. De folders van HANS maken naast genoemd element ook gebruik van andere kleuren letters en lettertypes, hebben een ander formaat, zijn gedrukt op een ander soort papier en hebben naast de witte achtergrond ook andere kleuren op de achtergrond, dan wel banen van verschillende kleuren op de witte achtergrond afgedrukt. Tevens wordt in de folders van HANS veel meer gebruik gemaakt van modellen. Waar in de folders van HEMA op veel bladzijden alleen maar producten gefotografeerd staan afgebeeld, komt op elke bladzijde van de folders van HANS wel een model voor.

2.5. De vordering van HEMA, voor zover gegrond op haar standpunt dat met individuele pagina’s inbreuk gemaakt kan worden op haar auteursrecht, is onvoldoende onderbouwd. (…) Daarnaast heeft HANS onbetwist tot haar verweer aangevoerd dat de folders op een ander formaat en andere papiersoort zijn afgedrukt, zodat de totaalindruk ook van deze pagina’s daardoor nog verder zal verschillen. In elk geval kan op basis van deze enkele kleurenkopieën de auteursrechtinbreuk niet worden aangenomen.

2.6. Nu op grond van het vorenoverwogene niet aangenomen kan worden dat (pagina’s uit) de folders eenzelfde totaalindruk maken, kan evenmin geoordeeld worden dat HANS de folders van HEMA slaafs heeft nagebootst. Anders dan HEMA is de rechtbank ook niet van oordeel dat de wijze waarop beide namen worden aangeduid, zoals weergegeven onder 2.3 en 2.4 van het tussenvonnis van 25 juli 2007, zodanig op elkaar lijkt dat in combinatie hiermee een dusdanige gelijke totaalindruk wordt gecreëerd dat hiermee haar stellingen worden onderbouwd. Bij het gebruik van woorden wordt de eerste indruk altijd bepaald door hetgeen gelezen wordt, waarbij meteen opvalt dat de woorden niet op elkaar lijken, ondanks het voorkomen van een H en A in beide. Nog los daarvan gebruikt HANS een geheel ander lettertype van een heel ander formaat en staat er weliswaar ook een streep maar alleen schuin door de a daar waar het gehele woord HEMA in haar vormgeving is onderstreept. Weliswaar zijn beide in rood en blauw uitgevoerd maar doordat HEMA in het rood is geschreven en HANS in het blauw en de andere kleur bij beide ondergeschikt is, draagt ook dit niet bij aan eenzelfde indruk. Nu van een gelijkenis tussen de folders geen sprake is, behoeft ook niet onderzocht te worden of de gelijkenissen aan de folder van HEMA zijn ontleend en wordt het vorenoverwogene dus ook niet anders door de opmerking die de directeur van HANS, [A], gemaakt heeft in een interview dat HANS zich wat imago betreft meer richting HEMA wil gaan profileren (r.o. 2.5 van het tussenvonnis van 25 juli 2007).

2.7. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de vorderingen van HEMA ziende op de folders als onvoldoende onderbouwd zullen worden afgewezen. Haar vordering die zag op de zwembroek is gedeeltelijk toegewezen.

2.8. (…) Nu HANS niet heeft verzocht om een veroordeling in de werkelijk gemaakte kosten, zal het liquidatietarief worden toegepast (…) veroordeelt HEMA in de proceskosten, aan de zijde van HANS tot op heden begroot op EUR 902,00.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 10 februari 2009, conclusie A-G Mengozzi in zaak C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie en Laboratoires Garnier & Cie tegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd. (verzoek van de Court of Appeal (England & Wales) om een prejudiciële beslissing).

Vergelijkende reclame. Gebruik door een adverteerder van het merk van een derde in vergelijkende reclame die met name bestaat uit vergelijkingslijsten. Deze lijsten betreffen i.c. een vergelijk tussen tussen de geur van relatief zeer goedkope parfums en een met de merknaam aangeduid luxeparfums (Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa Noa). Dat de geuren van de goedkope parfums lijken op die van de bekende luxeparfums is geen toeval, de imitatie van de geur is een doelbewuste keuze van de fabrikant.

Na analyse van O2, Arsenal, Céline, Adam Opel is de conclusie van de A-G dat het toch weer vooral de omstandigheden van het geval zijn, die bepalen of dat mag of niet. Het mag, tenzij.

Lees gehele conclusie hier.

Conclusie: “112. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de Court of Appeal (England & Wales) te beantwoorden als volgt:

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat de houder van een merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk.

2). Artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, dient aldus te worden uitgelegd dat het loutere feit dat vergelijkende reclame wordt gemaakt door middel van vergelijkingslijsten waarin naar een bekend merkproduct wordt verwezen, niet de conclusie wettigt dat de adverteerder een oneerlijk voordeel trekt uit de reputatie van het betrokken merk, en dat indien voor het bestaan van een dergelijk voordeel vereist is dat bij het doelpubliek van de reclame associaties worden gewerkt tussen de houder van het bekende merk en de adverteerder waardoor dit publiek de reputatie van de producten van eerstgenoemde ook zou kunnen toeschrijven aan die van laatstgenoemde, de nationale rechter aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval dient vast te stellen of dit voordeel al dan niet eerlijk is.

3) Artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, dient aldus worden uitgelegd dat:
– reclame verboden is waarin expliciet of impliciet, mede gelet op de economische context waarin zij wordt gemaakt, wordt gewezen op het feit dat het product van de adverteerder op zodanige wijze is vervaardigd dat het een imitatie of kopie vormt van het door het merk van een derde beschermde product, ook al wordt slechts verwezen naar één of meerdere belangrijke kenmerken ervan, en
– reclame bijgevolg niet verboden is op grond van het loutere feit dat daarin wordt verklaard dat een belangrijk kenmerk van het product van de adverteerder overeenstemt met een kenmerk van een door een – eventueel bekend – merk beschermd product.

4) Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 dient aldus te worden uitgelegd dat:
– wanneer een handelaar een teken gebruikt dat overeenstemt met het bekende merk van een derde en daaruit een voordeel trekt dat voortvloeit uit deze overeenstemming en uit het feit dat dit teken ten gevolge hiervan wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van dit merk, dit gebruik kan worden verboden wanneer het niet berust op een geldige reden – die niet in het voordeel zelf kan bestaan – of, wanneer het gebruik op een geldige reden berust, wanneer uit deze reden en alle relevante omstandigheden van het geval blijkt dat dit voordeel ongerechtvaardigd is;
– dat het feit dat de wezenlijke functie van het merk als herkomstgarantie niet wordt (of kan worden) aangetast, dat geen afbreuk wordt (of kan worden) gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk en dat de verkoop van de producten onder het merk of de opbrengst van de investeringen die in verband met dit merk worden verricht, niet daalt ten gevolge van dit gebruik, niet aan dit verbod in de weg staat."

Vereniging voor intellectuele eigendom, AIPPI organiseert op 11 maart jl. het  "Lustrum Intellectuele Eigendom Symposium".

25 jaar Octrooirecht, Prof. mr. Jan Brinkhof, Brinkhof en Universiteit Utrecht
25 jaar Merkenrecht, Prof. mr. Charles Gielen, NautaDutilh en RU Groningen, 
25 jaar Open Innovatie, Dr. Rick Harwig, Chief Technology Officer en lid van het Group Management Committee van Philips
25 jaar Auteursrecht, Mr. Feer Verkade, Advocaat Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Het derde debat staat in het teken van het reclamerecht:

Na het O2 arrest is het merkenrecht geen belemmering meer voor het maken van vergelijkende reclame. Voorzitter: Prof. mr. Madeleine de Cock Buning, De Brauw Blackstone Westbroek en Universiteit Utrecht. Debaters: Mr. Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak, Mr. Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

Voor inschrijvingen en meer informatie lees hier meer.

Rechtbank Amsterdam, 15 januari 2009, LJN: BG9974, Partrust Beheer B.V. tegen Gedaagden (advocatenkantoor).

Beleggingsfirma eist in kort geding dat een advocatenkantoor dat cliënten werft onder 'gedupeerde' beleggers onrechtmatige berichten van haar website haalt en op die website een rectificatie plaatst. Geoordeeld wordt dat het advocatenkantoor onrechtmatig heeft gehandeld met het plaatsen van die berichten. De vorderingen worden toegewezen in die zin dat het advocatenkantoor wordt veroordeeld dit vonnis op haar website te plaatsen alsmede een schadevergoeding te betalen van EUR 25.000.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 januari 2009,  LJN: BG9675, Young City Media B.V. tegen  [X] Communications B.V. tevens handelend onder de naam Fresh FM

Is verzending mailing ("Vanaf 1 januari wordt City FM Radio Decibel. En daar kunt U van profiteren! Hoe? Door uw campagne per 1 januari te stoppen op City FM en over te stappen naar Fresh FM") door gedaagde onrechtmatig jegens eiseres?

De mailing moet worden gekwalificeerd als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW en dient dus te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het tweede lid van dit artikel. De mailing is misleidend en onvolledig. Dit voert tot de conclusie dat sprake is van vergelijkende reclame die niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 6:194a lid 2 sub a en c BW, hetgeen onrechtmatig geacht moet worden jegens eiseres.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Dordrecht, 24 december 2008, LJN: BG8866, Deckers Outdoor Corporation tegen La Cheapa V.O.F. c.s.
 
Nederlands hoofdstukje in conflict over de rechten op de populaire, van oorsprong Australische, UGG-schapenvachtlaarzen (lees over de internationale achtergronden bijvoorbeeld hier en hier meer.).

Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing. Bodemprocedure na ex parte verleende beschikking. Voldoende belang bodemprocedure. Gedaagden hebben via hun website laarzen aangeboden onder het teken UGG (Australia) en Jumbo Ugg. UGG is bekend merk en geen soortnaam. Auteursrecht laarzen onvoldoende gemotiveerd betwist. Naast merk- en auteursrecht inbreuk ook slaafse nabootsing en misleiding (misleidende reclame) aangenomen. Geen beroep op ontbreken kwade trouw (winstafdracht). 1019h proceskostenveroordeling: partijen dienen zich nog nader uit te laten n.a.v. IE indicatietarieven.

Voldoende belang:  “4.2.  La Cheapa voert aan dat er geen grond is voor deze bodemprocedure, omdat zij zich heeft gehouden aan de in september 2007 opgelegde bevelen. Dit verweer, dat wordt opgevat als een beroep op het ontbreken van voldoende belang (artikel 3:303 BW), slaagt niet. Ook als La Cheapa zich aan de opgelegde bevelen houdt geldt immers dat de bevelen bloot staan aan het verliezen van gelding als de bodemprocedure niet was gestart (artikel 1019i Rv). In dit verband is mede van belang dat La Cheapa de inbreuk niet erkent en, in tegendeel, verweer voert.

4.3.  Bovendien heeft La Cheapa het gebruik van Jumbo Ugg na september 2007 hervat. Partijen zijn het er weliswaar over eens dat dit niet onder de opgelegde bevelen viel, maar Deckers stelt zich op het standpunt dat dit wel merkinbreuk oplevert. Ook daartegen verweert La Cheapa zich.”

Geldigheid merken/bekendheid:  “4.4.  La Cheapa voert aan dat UGG en het woord Uggs geen merknamen zijn. Volgens haar zijn dat sinds 1933 de aanduiding voor een soort laarzen. Daarom zou het merk UGG geen bescherming als merk mogen hebben. De rechtbank vat dit verweer op als een beroep op nietigheid van de merken op de grond dat deze ten tijde van de depots een soortnaam zijn (artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE).

4.5.  Dit verweer kan ten aanzien van het merk UGG AUSTRALIA niet slagen, omdat dit een gecombineerd woord- en beeldmerk betreft en het verweer van La Cheapa alleen het woord UGG betreft.

4.6.  Ten aanzien van het merk UGG word het verweer ook verworpen. La Cheapa motiveert dit verweer alleen maar met de opmerking dat Australische bedrijven, zoals Jumbo Ugg, van mening zijn dat het woord UGG een soortnaam is. Op basis van de mening van één of meer bedrijven in Australië kan echter niet als feit worden vastgesteld dat sprake is van een soortnaam in de Benelux.

4.7. Bovendien heeft La Cheapa tijdens de comparitie erkend dat UGG in de Benelux juist een bekend merk is. [gedaagde 3] deelde toen voorts mee dat zij denkt dat bezoekers van de website bij de mededeling “100% authentic UGG Australia” hebben gedacht dat dit de laarzen waren van het bekende merk UGG, en dat zij niet alleen maar hebben gedacht aan ‘een’ sheepskin laars. Dit alles ondergraaft de stelling dat UGG een soortnaam is. In deze procedure wordt daarom van de geldigheid van de merken uit gegaan.

4.8.  De rechtbank heeft voorts geen reden om te betwijfelen dat het om in de Benelux bekende merken gaat. De rechtbank gaat daar dus, met partijen, vanuit.“

Merkinbreuk:  4.11.  De tekens UGG en UGG Australia van La Cheapa beelden zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van de merken van Deckers af, en zijn dus identiek aan die merken. La Cheapa heeft die tekens gebruikt door op haar website de namaak-UGGs aan te bieden, doordat de tekens waren aangebracht op de door haar verkochte laarzen – zoals ter zitting is gebleken -, op de verpakking en in reclame materialen (op haar website en op het informatieboekje). Dit alles vormt gebruik voor dezelfde waren als de waren waarvoor Deckers de merken heeft ingeschreven.

4.12.  La Cheapa heeft zich zodoende dan ook schuldig gemaakt aan merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. “

Auteursrecht: “4.13.  Zoals hiervoor is overwogen erkent La Cheapa dat door haar verkochte namaak-UGGs vrijwel één op één kopieën waren van de modellen van Deckers. Zij betwist voorts niet dat de totaalindruk van haar verpakking, zonnetje, afbeeldingen en boekje overeenstemt met die van Deckers en zij betwist evenmin dat de tekst op haar website was overgenomen (in vertaling) van delen van de tekst op de website van Deckers. Daarmee is de verveelvoudiging gegeven.

4.14.  La Cheapa voert echter aan dat de laarzen van Deckers, de afbeeldingen en teksten op de Deckers website onvoldoende originaliteit bezitten. De rechtbank overweegt als volgt naar aanleiding van dit niet nader toegelichte en niet met stukken onderbouwde verweer.

Auteursrecht afbeeldingen: 4.16. Deckers heeft niet geconcretiseerd om welke afbeeldingen het haar gaat, maar voor zover de rechtbank begrijpt gaat het haar om foto’s waarop laarzen staan op een witte ondergrond (bijv. de door La Cheapa overgenomen afbeelding in r.o. 2.9). Zonder nadere toelichting, die Deckers niet heeft gegeven, valt niet in te zien dat/waarom deze banaal ogende foto’s het persoonlijk stempel van de maker dragen. Daarom treft het verweer van La Cheapa in zover doel.

Auteursrecht laarzen: 4.18.  La Cheapa heeft niet aangevoerd dat de vorm van de laarzen van Deckers is ontleend aan andere laarzen. De eigen waarneming van de door Deckers (via foto’s en ter zitting) getoonde modellen en haar toelichting leidt de rechtbank niet tot de conclusie dat achter die laarzen geen enkele creatieve arbeid valt aan te wijzen. La Cheapa kon daarom niet volstaan met de loutere opmerking dat de laarzen onvoldoende origineel zijn. Zij had dat verweer handen en voeten moeten geven. Nu zij dat heeft nagelaten heeft zij de stelling van Deckers onvoldoende gemotiveerd betwist en moet er in deze procedure van worden uit gegaan dat de laarzen werken zijn in de zin van de Auteurswet.

Auteursrecht tekst: 4.19. De tekstdelen die door La Cheapa zijn overgenomen (overname in r.o. 2.10) getuigen naar het oordeel van de rechtbank in voldoende mate van het persoonlijk stempel van de maker. La Cheapa heeft niet aangevoerd dat deze tekstdelen zijn ontleend aan de tekst van een ander. Daarom wordt haar verweer ook ten aanzien van de tekst verworpen.

(…) 4.22.  La Cheapa heeft dus inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Deckers door verveelvoudigingen van de laarzen, verpakking, zonnetje, boekje en tekst openbaar te maken.

Slaafse nabootsing:  4.23.  Het ligt voor de hand dat het aanbieden van de slaafse nabootsingen van de laarzen en verpakking verwarringsgevaar in het leven heeft geroepen. La Cheapa betwist dat ook niet. Evenmin betwist zij dat zij, waar het de vormgeving betreft, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar aangeboden producten net zo goed een andere weg had kunnen inslaan. Haar handelwijze vormde daarom tevens een daad van ongeoorloofde mededinging.

Misleiding: 4.24.  De mededelingen op de website van La Cheapa “100% authentic Ugg Australian boots!!!” en “UGG Australia staat garant voor Luxury Comfort. UGG logo op de hiel” wekken, zoals La Cheapa tijdens de comparitie heeft erkend, de indruk dat het om originele merklaarzen van Deckers ging. La Cheapa betwist niet dat tevens de indruk is gewekt dat zij een officiële dealer van Deckers was. Zij heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan misleiding.

Merk Jumbo Uggs:   4.27.  La Cheapa verweert zich met de stelling dat Jumbo Ugg een afzonderlijk merk is, dat geen verwantschap heeft met UGG en dat Deckers geen recht heeft op Jumbo Uggs. Kennelijk bedoelt zij dat Jumbo Ugg niet overeenstemt met UGG en/of UGG Australia en dat Deckers daarom haar merken niet tegen gebruik van dit teken kan inroepen. Dat verweer wordt verworpen.

Van overeenstemming als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE is sprake als merk en teken zo overeenstemmen dat het publiek een samenhang tussen merk en teken ziet, en wel zodanig dat door het gebruik van Jumbo Ugg ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk UGG. Gezien de exacte soortgelijkheid van de waren (namelijk: laarzen), het feit dat het volledige woordmerk Ugg onderdeel uitmaakt van het teken, en de niet betwiste stelling van Deckers dat haar merk UGG zeer grote populariteit heeft in de Benelux, valt redelijkerwijs te verwachten dat het hier bedoelde verband wordt gelegd.

4.28.  Nu La Cheapa geen geldige reden voor dit gebruik heeft aangevoerd, luidt de conclusie dat zij inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Deckers.

Teken Uggs:  “4.29.  Ook het gebruik van het teken Uggs in de zin “… een familiebedrijf dat sinds 1989 Uggs maakt” levert merkinbreuk op. La Cheapa heeft hier geen verweer tegen gevoerd, anders dan het reeds verworpen verweer dat Ugg een soortnaam zou zijn. Nu sprake is van gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren (namelijk ter promotie van haar laarzen) doet zich inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.30.  Save the UGG: In de tekst “Save the UGG” en “Save the UGG. Join the fight to save an aussie icon – the ugg boot” is sprake van gebruik van het merk. Deckers stelt niet dat het hier gaat om gebruik voor waren of diensten. Het merkenrechtelijk toetsingskader wordt daarom gevormd door artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Op basis van die bepaling kan Deckers zich tegen dit gebruik, zonder geldige reden, verzetten als daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merk.

4.31. Deckers stelt weliswaar dat dit gebruik schadelijk voor haar is omdat ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar merk niet geldig is. Dat staat echter niet in de hiervoor weergegeven teksten. Deckers heeft geen documentatie van de site waar naar kon worden doorgelinkt overgelegd. Daarom kan de inhoud van die site niet in de beoordeling worden betrokken. Deckers stelt alleen dat op die site ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar merk niet geldig is, terwijl La Cheapa aanvoert dat daarop staat dat het merk UGG in Australië geen bescherming geniet. Deckers heeft de juistheid van deze laatste mededeling niet weersproken. De rechtbank kan daarom niet vaststellen dat sprake is van merkinbreuk 2.20 lid 1 sub d BVIE, of dat wordt doorgelinkt naar een website waarop onjuiste mededelingen over Dekcers zijn geplaatst.

4.32.  Deckers heeft dan ook onvoldoende gesteld om merkinbreuk of onrechtmatig handelen vast te kunnen stellen.”

Winstafdracht: “4.34.  Het verweer dat de inbreuk niet te kwader trouw is gepleegd wordt verworpen. La Cheapa handelde bedrijfsmatig. Zij bood haar producten immers op commerciële basis aan, aan een omvangrijk (internet) publiek. Daarom wordt zij geacht bekend te zijn geweest met de inhoud van het merkenregister. Dat zij Deckers als bron van de originele merklaarzen kende vloeit voort uit het vaststaande feit dat zij contact heeft gezocht met Deckers en haar distributeurs, en hen heeft verzocht om laarzen in te kopen. Die verzoeken zijn niet gehonoreerd en zij kocht elders in. Mede gezien de bekendheid van het merk mocht toen – ook van een opstartend bedrijf als La Cheapa– verwacht worden dat zij serieus onderzoek deed naar die alternatieve leveranciers. Dat zij dat heeft gedaan staat niet vast. La Cheapa voert weliswaar aan dat zij aan hen heeft gevraagd of de producten originele merkproducten waren, maar zij heeft dit op geen enkele wijze onderbouwd en niets aangevoerd dat op een serieus te nemen onderzoek duidt.

Schade: 4.36.  Ook de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat (petitum 9) kan worden toegewezen, nu de inbreuken toerekenbaar zijn aan La Cheapa. Het verweer dat de geringe verkopen van La Cheapa geen merkbare invloed gehad kunnen hebben op de verkopen van Deckers kan niet tot afwijzing leiden. Voor toewijzing van deze vordering is immers slechts vereist dat aannemelijk is dat Deckers mogelijk schade heeft geleden. Dat Deckers mogelijk schade heeft geleden, is aannemelijk.

4.37.  De vordering wordt afgewezen waar het de “nog te lijden schade” betreft. Deckers heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, ondanks het feit dat La Cheapa is gestopt, nog schade zal lijden.”

Lees het vonnis hier (helaas geen afbeeldingen).