Bescherming van intellectuele en commerciële eigendom  

Rechtbank Leeuwarden 28 september 2011, HA ZA 09-896 (Smeedatelier De Jong tegen Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje Kachelparadijs)

Met dank aan Lars Bakers, Bingh advocaten.

Overgang van onderneming. Overdracht van IE-rechten rondom Kachels.  Merkenrecht. Normaal gebruik onder licenties; persbericht en marktplaats. Geen licentie tot merkregistratie. Domeinnaam als reclame onder licentie. Deeplink maakt merkinbreuk. Sublicentiëren is toegestaan. Doen van mededelingen toegestaan, m.u.v. bericht rondom vernieling en filmpje daarvan. Geen slaafse nabootsing. Bijzonder proceskostenvergoeding (Indicatietarieven in IE-zaken : 10 x 3). Volledige bespreking op IE-Forum.nl: zie IEF 10249 10249

Misleidende mededelingen ex 6:194 BW. Strijd over toepassing met of zonder wijziging van 15 oktober 2008. Er is geen sprake van ongeoorloofde mededinging onrechtmatig aanhaken of parasiteren (r.o. 4.41 t/m 4.48), m.u.v. de beschuldiging van Smeedatelier De Jong van de vernieling en 't Stokertje zal de gepubliceerde filmpjes dienen te verwijderen onder last van een dwangsom met maximum.

4.41. Smeedatelier De Jong vordert onder 8 dat de rechtbank Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje beveelt (...) misleidende mededelingen betreffende de kachels van Siersmederij Oldeberkoop en de kachels van 't Stokertje in de zin van 6:194 Burgerlijk Wetboek (BW) te staken en gestaakt te houden. [ het gaat om mededelingen rondom "originele Janus houtkachel van Siersmederij Oldeberkoop, veelvuldig merkgebruik, er zijn in Nederland twee Friese bedrijven die gerechtigd zijn om de originele Janus te maken / produceren en doen beide partijen dit sinds jaar en dag.]

4.42. Art. 6:194 BW, zoals dat luidde vóór 15 oktober 2008, bepaalt dat een aanbieder van goederen of diensten die door hem in de uitoefening van een bedrijf worden aangeboden onrechtmatig handelt wanneer hij een mededeling openbaar maakt en deze mededeling in één of meerdere opzichten misleidend is. Op 15 oktober 2008 is art. 6:194 BW gewijzigd in die zin dat het nog slechts van toepassing is op transacties tussen handelaren onderling en niet op een transactie tussen één handelaar en (een grote groep) consumenten. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of art. 6:194 BW (in de verhouding tussen handelaren onderling) van toepassing is gebleven ongeacht de doelgroep van de reclame: ondernemingen, of ook consumenten.

4.43. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren tot hun verweer aan dat art. 6:194 BW alleen ziet op reclame gemaakt voor ondernemingen en dat de vordering reeds daarom moet worden afgewezen. Daar waar de Hoge Raad in zijn arrest van 27 november 2009 (gepubliceerd onde LJN BH2162 (world Online) onder 4.10.2 heeft overwogen dat opmerking verdient dat met de inwerkingtreding per 15 oktober 2008 van de art. 6:193a-j BW, in welke bepalingen richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken is geïmplementeerd, de aansprakelijkheid voor misleidende reclame jegens consumenten beoordeeld moet worden aan de hand van deze nieuwe bepalingen, en dat art. 6:194 BW thans alleen nog van toepassing is op misleiding van iemand "die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf", slaagt dit verweer. Vaststaat dat de op de verschillende websites van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje gedane mededelingen, die hiervoor onder 4.41 zijn weergegeven, zich richten tot consumenten. Deze mededelingen zijn daarom geen misleidende mededelingen in de zin van art. 6:194 BW... [red. hyperlink toegevoegd]

Commentaar in't kort van Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten.
In navolging van IEF 10209, aangevuld met een paragraaf gewijd aan vergelijkende reclame wat buiten de scope van het arrest valt.

Een merkhouder kan gebruik van het merk verbieden indien dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan een van de "functies" van het merk. Naast herkomstfunctie is een merk ook een commercieel strategisch instrument, dat met name kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden.

Het Europese Hof gaf op 22 september 2011 iets meer duidelijkheid over de functies van een merk en de vraag wanneer gebruik van trefwoorden ('keywords' of 'adwords') is toegestaan.

Samenvatting van Interflora-zaak
Interflora exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Het netwerk bestaat uit bloemisten bij wie klanten in persoon, telefonisch of via internet bestellingen kunnen plaatsen. De bestellingen worden afgehandeld door het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd.
INTERFLORA is een Engels en Europees merk. Het merk geniet in het Verenigd Koninkrijk en in andere lidstaten van de Europese Unie een grote reputatie.

De Engelse onderneming Marks & Spencer is een grote detailhandelaar in het Verenigd Koninkrijk. Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van bloemen. Marks & Spencer is dus een concurrent van Interflora. Marks & Spencer heeft voor Google verschillende trefwoorden ('keywords') met het merk INTERFLORA geselecteerd voor haar Google advertenties.

Via de Engelse rechter is de zaak terecht gekomen bij het Hof van Justitie om uitleg te geven over het merkrecht.

Gevolgen van de uitspraak
De nationale rechter moet per geval nagaan of degene die in Google advertenties gebruik maakt van trefwoorden die met het merk van een ander overeenstemmen, daarmee afbreuk doet aan een van de functies van het merk of op die manier onrechtmatig op de reputatie van het merk meelift.

In de Interflora-zaak moet de nationale rechter met name ook nagaan of het gebruik door Marks & Spencer van de trefwoorden met het INTERFLORA, het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden, in gevaar brengt.

Afbreuk aan de functies van het merk?
Afbreuk aan herkomstfunctie: verwarring opwekken omtrent de herkomst
Er is afbreuk aan de functie voor herkomstaanduiding van het merk wanneer de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker door de advertentie die met het merk overeenstemmende trefwoord verschijnt, de herkomst niet goed kan vaststellen. Met andere woorden: als hij niet of niet eenvoudig te weten komt of de waren of diensten uit de advertentie afkomstig zijn van de merkhouder (of een economisch met hem verbonden onderneming) of van een derde.

Afbreuk aan investeringsfunctie: merkhouder ernstig hinderen bij verwerving of behoud van reputatie
Onderzoek van deze functie van het merk door het Hof is een nieuw element. Als het gebruik van het merk de merkhouder 'ernstig' hindert bij de verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden.
In een situatie waarin het merk reeds een reputatie geniet, wordt afbreuk gedaan aan de investeringsfunctie, wanneer het gebruik deze reputatie aantast en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt.
Maar er is geen sprake van afbreuk aan de investeringsfunctie als het gebruik door een concurrent er enkel toe leidt dat de houder van dat merk zijn inspanningen ter verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat dit gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.

Afbreuk aan reclamefunctie?
Het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander als trefwoord in het kader van een advertentiedienst van zoekmachines als Google, doet daarentegen op zichzelf volgens het Hof geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk.

Bekende merken: onrechtmatig aanhaken/meeliften
Volgens het Hof kan de selectie van bekende merken van een ander als trefwoorden - zonder geldige reden, in het kader van een advertentiedienst als onrechtmatig aanhaken/meeliften worden beschouwd. Dat is vooral ook het geval wanneer internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de merkhouder zijn.

Gebruik bij bieden van alternatief toegestaan: gezonde en eerlijke mededinging
Het is volgens het Hof in beginsel wel toegestaan om een bekend merk te gebruiken als trefwoord, als de adverteerder daarmee slechts een alternatief voor het bekende merk aanbiedt (en geen imitatie). In dat geval valt een dergelijk gebruik volgens het Hof in principe onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten.

Dat kan anders zijn als dit leidt tot verwatering van dat merk of afbreuk aan de reputatie ervan doet of andere afbreuk aan de functies van het merk wordt gedaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als het merk door het gebruik zou kunnen verworden tot soortnaam.

Vergelijkende reclame (buiten de scope van arrest van het Hof)
Het Hof heeft alleen  antwoord gegeven op de vragen van de verwijzende rechter over de lijnen die moeten worden gevolgd door de nationale rechter in hun beslissingen en interpretatie van de wet.

Daarom zijn andere aspecten van de gevallen als dit niet door het Hof beoordeeld, zoals de regels inzake misleidende of vergelijkende reclame als een handelsmerk van een concurrent wordt gebruikt in een Google adword om concurrerende alternatieven aan te bieden. Reclame kan worden beschouwd als vergelijkende reclame wanneer daarbij een concurrent of zijn producten of diensten expliciet of impliciet worden genoemd. Onder omstandigheden kan het  merk van de concurrent gebruikt als Google adword daartoe leiden.

Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie), AH 3519 2011Z16031

1 Kent u het artikel “Hoe LinkedIn leden en reclame linkt”?1 (www.volkskrant.nl, 4 augustus 2011) Herinnert u zich de eerdere Kamervragen over sociale netwerksites die inbreuk maken op de Wet bescherming persoonsgegevens? 2 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 912)

1 Antwoord Ja.

2 Is het waar dat de netwerksite LinkedIn accountinstellingen van gebruikers zo heeft veranderd dat foto's en namen van leden ongevraagd voor reclames kunnen worden gebruikt? Zo ja, acht u dit een inbreuk op de Wet bescherming persoonsgegevens? Wordt hiertegen opgetreden door het College bescherming persoonsgegevens? Wat kunnen gebruikers van LinkedIn hiertegen doen? Zo nee, waarom niet?
3 Deelt u de mening dat het automatisch toestemming geven voor het gebruik van gegevens door gebruikers van LinkedIn of andere sociale netwerken ongewenst is en dat er expliciet om toestemming zou moeten worden gevraagd? Zo ja, hoe gaat u er zorg voor dragen dat deze praktijk wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?
4 Heeft LinkedIn naar uw mening genoeg gedaan om gebruikers te informeren over de genoemde verandering? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, waarin is LinkedIn naar uw mening tekortgeschoten?

Antwoorden 2, 3 en 4 Uit voornoemd artikel maak ik op dat LinkedIn recent gebruikersinstellingen zou hebben gewijzigd, waardoor persoonsgegevens van gebruikers voor advertenties gebruikt konden worden. Uit diverse berichtgeving in de media nadien leid ik af dat LinkedIn te kennen gegeven heeft dat de gebruikersinstellingen inmiddels aangepast zijn, zodat geen namen en foto’s van gebruikers meer zichtbaar zijn in advertenties.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van artikel 8 van de Wbp mogen slechts persoonsgegevens worden verwerkt als er een grond voor gegevensverwerking aanwezig is. Eén van de gronden voor rechtsgeldige gegevensverwerking is ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene voor de gegevensverwerking. Ingevolge de artikelen 33 en 34 van de Wbp heeft de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een informatieverplichting richting de betrokkene. De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep, hebben in een gemeenschappelijk standpunt van 13 juli 2011 aanbevelingen opgesteld over het begrip toestemming, waarmee een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking rekening kan houden3 (Zie https://www.cbpweb.nl/downloads_int/wp187_en.pdf). 

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) is belast met het toezicht op de naleving van de Wbp en kan bij een geconstateerde overtreding handhavend optreden. Het is niet aan mij om te oordelen over de vraag of in een individueel geval aan de vereisten van de Wbp wordt voldaan. Betrokkenen die van mening zijn dat er sprake is van een schending van de Wbp kunnen een klacht indienen bij het Cbp.

Kamerbrief voorhang ontwerp-besluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten

Voorhang van het ontwerpbesluit etikettering energieverbruik energiegerelateerde producten. Hier een kleine selectie van artikelen, ontwerpbesluit: definitie reclame, verplichtingen handelaar, misleidende of verwarrende informatie, informatievereisten

- reclame: iedere mededeling bij de afzet van, het adverteren voor en het bevorderen van de
verkoop, verhuur of huurkoop van een specifiek model van een energiegerelateerd product;

§ 4. Verplichtingen handelaar
Artikel 5
Een handelaar stelt in een brochure of in andere schriftelijke informatie over een aangewezen product, een in de Nederlandse taal gesteld fiche ter beschikking aan de eindgebruiker.

Artikel 6
Indien een handelaar een aangewezen product uitstalt, brengt hij op een bij gedelegeerde handeling of bij ministeriële regeling aangewezen plaats een etiket aan.

§ 5. Misleidende of verwarrende informatie
Artikel 7
Het is een handelaar in of leverancier van een energiegerelateerd product verboden een etiket, merkteken, symbool of opschrift met betrekking tot het energieverbruik of het verbruik van andere belangrijke hulpbronnen van dat product aan te brengen dat kan worden verward met een etiket als bedoeld in dit besluit of met de op dat etiket vermelde merktekens, symbolen of opschriften.

 § 6. Informatievereisten
Artikel 8
1. Degene die reclame maakt waarin energiegerelateerde informatie of informatie over de prijs van een aangewezen product wordt vermeld, vermeldt de energie-efficiëntieklasse van dat product.
2. Degene die reclame maakt waarin de technische parameters van een energiegerelateerd product worden beschreven, vermeldt de energie-efficiëntieklasse of informatie over het energieverbruik van dat product.

Artikel 9
1. Degene die een bij ministeriële regeling aangewezen product te koop, te huur of in huurkoop aanbiedt op een wijze die inhoudt dat de potentiële eindgebruiker dat product waarschijnlijk niet uitgestald ziet, vermeldt de relevante gegevens die op het etiket en het fiche voor dit product worden vermeld.
2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden vermeld in de daarvoor in aanmerking komende taal.

De Stichting Waarborg E-factureren heeft van de Raad voor Accreditatie goedkeuring gekregen voor haar Keurmerk E-factureren, dat daarmee nu een officieel - door de consumenten autoriteit erkend - kwaliteitslabel is.

Lees meer hier (automatiseringsgids)

Het GVR/Slagzinnenregister introduceert een goedkeuringssymbool voor toegelaten slagzinnen. Het Predicaat Goedgekeurd is een initiatief van de nieuwe GVR/Slagzinnencommissie. Met Adformatie is tevens de publicatie van goedgekeurde slagzinnen overeengekomen.

Daarnaast vindt de commissie de tijd rijp om het slagzinnenregister zelf van een slogan te voorzien:
GVR/Slagzinnenregister. Uw regel geregeld.

De nieuwe GVR/Slagzinnencommissie is samengesteld uit leden met uiteenlopende functies binnen het communicatievak. De commissie wordt voorgezeten door Lisette Heemskerk (directeur Mood for Magazines) en bestaat daarnaast uit Bas Kist (partner Chiever), Lennard Franken (account director DDB), Ramon Stalenhoef (partner SSSS & Orchestra) en Kim Braber (advocaat Hoogenraad & Haak advocaten).

Het GVR/Slagzinnenregister is in 1928 in het leven geroepen om (aanvullende) juridische zekerheden te bieden bij het claimen van slagzinnen. Registratie kan als bewijs dienen in een eventuele inbreukprocedure. De rechter hecht aan de registratie ook waarde. Bovendien wordt de slagzin bij registratie onderzocht op eventuele gelijkenis met reeds geregistreerde slagzinnen en werkt registratie preventief tegen mogelijke navolging.

Alleen slagzinnen die volgens het reglement voldoende origineel en onderscheidend zijn worden in het register opgenomen. Recent door de GVR/Slagzinnencommissie goedgekeurde slagzinnen zijn bijvoorbeeld:

Zitting van 29 juni 2011

SIRE
Je bent een rund als je met vuurwerk stunt.
Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt?
De maatschappij dat ben jij
Wat je zegt in een scheiding kan een kind voor altijd tekenen. 
We hebben soms een iets te kort lontje in ons landje.

Van Heek Medical
We serve HEROES

KWF Kankerbestrijding
Love life. Fight cancer.

Vera International Products BV
Je gezondheid altijd op zak!

Laatste spoedindiening Post NL Morgen is vandaag

BBIE 30 juni 2011, oppositienr 2004996 (AXA tegen 3 Suisse international)

Parallelle publicatie van IE-Forum.nl. Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerken AXA réinventons / la banque | la banque et l´assurance | le homebanking tegen internationale aanvrage woord/beeldmerk Monabanq. réinventeer la banque plus pres de la vie. Franstalige oppositiebeslissing over (on)praktisch nut van registreren van slogans in combinatie met merknam en/of logo. Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

38. En ce qui concerne le dépôt contesté, le slogan « réinventer la banque plus près de la vie » apparaîtra comme une phrase élogieuse peu distinctive par rapport aux produits et services revendiqués. Par conséquent, l’élément de fantaisie « Monabanq » placé en début de marque sera perçu par le public comme l’élément dominant du dépôt contesté.

39. En principe, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/020, 17 mars 2004). Le terme de fantaisie « Monabanq », domine visuellement et phonétiquement le signe contesté. L’Office relève qu’il ne peut toutefois être fait totalement abstraction du slogan « réinventer la banque plus près de la vie » en tant qu’il comporte des éléments communs avec le droit invoqué, à savoir le radical du verbe « réinventer » et les termes descriptifs « la banque ».

40. A cet égard, l’Office estime toutefois que l’utilisation du terme « réinventer » n’est, dans le secteur bancaire et plus généralement dans le secteur des services, pas particulièrement original, ni distinctif. En effet, ce terme véhicule l’idée de nouveauté et d’innovation, qualités communément revendiquées par les acteurs économiques quel que soit le secteur d’activités concerné. Par conséquent, l’Office estime que ce terme ne peut faire l’objet d’un droit exclusif d’utilisation au profit de l’opposant du seul fait de son inclusion dans le droit invoqué.

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Vzr. RCC 12 mei 2011, Dossiernr. 2011/00300 (De Intake)

Reclamerecht. Advertentie in maandblad met tekst "Al jaren de nr. 1 van de regio in permanent make-up." Klager vindt dat er sprake is van misleiding, geen onderzoek als bewijs tekst.
Voorzitter is van mening dat Commissie klacht zal afwijzen. Voor gemiddelde consument voldoende duidelijk dat tekst mening van adverteerder weergeeft. Sprake van gebruikelijke en toelaatbare overdrijving. Wijst klacht af.

Ten aanzien van de inhoudelijke beoordeling van de klacht is de voorzitter van oordeel dat de Commissie de klacht zal afwijzen. Hij overweegt daartoe het volgende.
Adverteerder presenteert zich als de �NR 1 van de regio in permanent make-up�. Voor de gemiddelde consument zal duidelijk zijn dat deze mededeling niet bedoelt te verwijzen naar (onafhankelijk) onderzoek, maar slechts de persoonlijke visie van adverteerder weergeeft over de status van zijn onderneming binnen de regio. Nu voorts sprake is van in reclame niet ongebruikelijke en toelaatbare overdrijving, is van misleiding geen sprake.

Lees de gehele uitspraak hier (link /pdf)

Directeur Bekkers van het Nicam, de organisatie achter Kijkwijzer, pleit voor een Europese versie van het beoordelingssysteem. Tesamen met haar buitenlandse zusterorganisaties gaat Nicam initiatieven hiervoor nemen. Het aanbod van programma's en films wordt steeds groter en internationaler, ook door de opkomst van het kijken via internet, en hierdoor wordt advisering aan ouders en kinderen omtrent de geschiktheid van programma's steeds belangrijker volgens Bekkers. Op dit moment heeft Turkije Kijkwijzer al overgenomen en heeft IJsland ook interesse. Bekkers zegt dat een uniforme aanpak ook een gelijk speelveld voor alle aanbieders zal creëren. Momenteel zijn buitenlandse zenders die in Nederland uitzenden niet verplicht Kijkwijzer toe te passen.

BRON: Het Parool, 'Kijkwijzer wil uniform Europees model,' Parool.nl 22 mei 2011

Kluskeur is het nieuwe keurmerk dat op initiatief van Kluswebsite.nl en in samenwerking met het onafhankelijke certificatie-instituut IKOB-BKB uit voorgesteld. Met dit nieuwe keurmerk moet er zekerheid worden geboden binnen het groeiende aantal online-klusmarktplaatsen. Bedrijven die voor klussen zijn aangesloten bij Kluswebsite.nl, hebben de mogelijkheid dit keurmerk aan te vragen.

Het IKOB-BKB (Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw) beoordeelt of een onderneming het keurmerk mag voeren. Minimaal drie keer per jaar wordten bedrijven beoordeelt op offertes, periodieke bedrijfscontroles en steekproeven op geleverd werk.

Lees meer hier (link)